El TGUE dispone que solo podrá declararse la nulidad de una marca de la Unión cuando el derecho anterior a que se refiere dicha disposición “exista” .

Victoria Royo Pérez. El tribunal europeo ha confirmado la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que desestimó la solicitud de nulidad presentada por la empresa madrileña Style & Taste frente a la marca del caballo de Polo Ralph Lauren. El TGUE considera que el uso de la marca de la compañía estadounidense ya no podía prohibirse en virtud del dibujo anterior de la española, ya que esta en la fecha de la resolución había caducado.

La sentencia del TGUE de 2 de mayo de 2021 (T-169/19) no entra a comparar siquiera los signos en conflicto, y concluye que para solicitar la nulidad de una marca de la Unión con arreglo al artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 40/94, el titular del derecho de propiedad industrial anterior debe demostrar necesariamente que ese derecho le permite prohibir el uso de tal marca no solo en la fecha de presentación de la solicitud, sino también en la fecha en la que la EUIPO se pronuncie sobre dicha solicitud.

Es decir, no sirve únicamente haber registrado el dibujo antes, sino que debe seguir vigente durante todo el procedimiento.

El caso en la EUIPO

El 29 de septiembre de 2004, The Polo/Lauren Company LP solicitó ante la EUIPO el registro como marca de la UE para, entre otros, vestimenta y calzado, un signo figurativo que se compone de jugador de polo a caballo sosteniendo el alto su palo de color negro. La marca fue registrada el 3 de noviembre de 2005.

Ante esta solicitud, el 23 de febrero de 2016, la empresa española, dedicada a la moda masculina, presentó una solicitud de nulidad de la marca neoyorquina sobre la base de un derecho de propiedad industrial, concretamente, en un dibujo español registrado el 4 de marzo de 1997, muy similar al signo en conflicto:

La EUIPO desestimó la solicitud de nulidad, y Style & Taste interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación, que fue nuevamente desestimado por considerar que el registro del dibujo o modelo anterior había caducado el 22 de mayo de 2017.

Así, la empresa española recurrió la resolución de la EUIPO ante el Tribunal General de la Unión Europea solicitando, en esencia, que modificase la resolución impugnada declarando la nulidad de la marca de Ralph Lauren.

Un dibujo caduca, una marca no

En primer lugar, el TGUE recuerda que el artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 40/94 (actualmente, el artículo 60, apartado 2, letra d), del Reglamento 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea) tiene por objeto “proteger los intereses individuales de los titulares de derechos de propiedad industrial anteriores que entran en conflicto con marcas posteriores de la Unión”. Así pues, la sentencia señala que para solicitar la nulidad de la marca de la empresa norteamericana con arreglo a dicha disposición, la empresa española debe necesariamente acreditar la existencia de un conflicto con esa marcas desde la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de estas. Además, “debe demostrar que ese derecho le permite prohibir el uso de tal marca en la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de esta”.

De ello se deduce que, si una marca anterior se invoca en apoyo de una solicitud de nulidad, pero esta ya no goza de la protección de la Unión en la fecha en la que se pronuncia la EUIPO sobre dicha solicitud, deberá desestimarse dicha solicitud de nulidad. En este sentido, como apunta Laura Montoya, responsable del departamento Legal & Litigios de ABG Intellectual Property (ABG IP), “la norma aplicable al caso exige que, en el momento de declararse la nulidad de una marca posterior por la existencia de un diseño anterior, este diseño anterior esté en vigor y – conforme a la ley del país del diseño – su titular pueda hacerlo valer frente a terceros”.

En este caso, no se discute que el registro del dibujo anterior expiró en 2017, es decir, antes de la adopción de la resolución impugnada, el 7 de enero de 2019. Y si bien la recurrente alega que el “Derecho español no le permitía renovar el registro de ese dibujo o modelo, pero que este no había desaparecido por haber expirado”, lo cierto es que en la legislación española los dibujos tienen un límite de protección de 25 años, que no se puede ampliar, mientras que la protección de las marcas es indefinida, siempre que se abonen las tasas de renovación. Así, dado que en este caso el diseño había caducado en esa fecha, tanto la EUIPO como el Tribunal General han rechazado declarar la nulidad de la marca.

No obstante, la letrada de ABG señala que a la vista de esta sentencia la cuestión que surge es qué habría pasado si el diseño anterior hubiera estado en vigor en el momento de adoptarse la decisión. En tal caso, la experta sugiere que si la EUIPO hubiera entrado a conocer del fondo del asunto, “habría habido un riesgo de que se declarase nula la marca gráfica de Polo Ralph Lauren en la UE”. “Ello no habría implicado la pérdida total de derechos sobre la figura del jugador de polo”, añade la letrada, “pero hubiera supuesto un revés”.